「玉山小聚」探討智財權併罰機制的妥適性

－營業秘密法處罰行為人還是受害人？

文：黃明陸

台灣玉山於8月14日（星期二）晚上18：30假台大醫院國際會議中心舉行「玉山小聚」，由台灣玉山常務理事、藍濤亞洲黃齊元總裁擔任主席，邀請中正大學財經法律學系暨法律研究所王志誠特聘教授就「營業秘密法併罰規定對法人的影響與衝擊」做主題演講，「圓桌論壇」則由國立政治大學法律系馮震宇教授作為引言人，與談人有京元電子公司的李金恭董事長、台灣科學工業園區科學工業同業公會張致遠秘書長、交大科技法律學院林志潔特聘教授就營業秘密法的裁罰機制修法做深度討論，與會的科技業者負責人、法務長、人資長、律師、會計師等約70人左右參加。

玉山科技協會常務理事黃齊元總裁致詞時表示，玉山科技協會主要著重在科技業，現在的中美貿易戰其實就是中美科技戰，中美科技戰真正的問題則落實在法律上。法律戰是科技業非常重要的關鍵，當晚玉山小聚邀請到一流的營業秘密法專家來討論，希望透過多元的交流與討論，讓大家對議題有更深入的了解與啟發，並對立法院修法以及主管機關提供有益的建言。

中正大學財經法律學系暨法律研究所王志誠特聘教授

演講“營業秘密法併罰規定對法人的影響與衝擊”

¡營業秘密法第13-4條「併罰規定」法人無從抗辯，實務運作有爭議

王志誠教授首先對營業秘密法的「法人併罰規定」做專題演講，法人的代表人或代理人、受僱人，在執行業務時有違反營業秘密法第13-1條、第13-2條，法人也要被課相同的責任，但是，免責抗辯的條款卻沒有把法人列入，導致實務上產生許多爭議。

王教授分析台灣有關侵害營業秘密的事件，歸納台灣侵害營業秘密主要有「帶槍投靠」及「商業間諜」兩種類型。在侵害營業秘密的類型，也舉出了幾個特別的類型，第一種「帶槍投靠」，員工在公司沒有指示的情況下，竊取與公司無關的營業秘密的個人行為，用在個人的研究成果，與法人無涉；第二種「商業間諜」，公司雇用的新進員工，將原公司所知道的營業秘密內化，進而運用在執行新公司的業務上，就與法人有關。

王教授表示，法人「併罰規定」的理論基礎有「自己行為責任理論」或「轉嫁行為責任理論」，若是適用自己行為責任理論，認為法人對於自然人有指揮監督的垂直關係，在法人並沒有明示或默示的授權、指示、要求、命令下，就直接用「課與該條之罰金」，同時處罰法人，不具有正當性。

¡ 「併罰規定」牽連甚廣 院檢適用法律應慎重

王教授舉出營業秘密法第13-4條較有爭議的地方，例如，法院目前對於「執行業務」採取非常寬鬆的解釋，只要跟職務上有任何的牽連就認定屬於「執行業務」。最大的問題在於，如果法人今天沒有指示員工，也不知道員工看過營業秘密資料，但公司能證明已做了應當有的防免措施，這時法人是否有違反監督與守法義務？如果沒有違反義務，讓法人直接受該條罰金的刑罰，王教授認為這樣的理論基礎是有問題的。因此，併罰規定應該要加一個前提，該法人對代表人、代理人或其他從業人員，有指示、授權、要求、命令等行為，才能「併同」課處罰金。

而且，可以抗辯的主體也只有法人的代表人與自然人，反而法人作為抗辯主體的規定卻沒有明文規定。公司在雇用人員時，不知道該員工是否有侵害營業秘密的行為，則侵害營業秘密就不屬於結構性的行為，在對社會的危害不同的情況下，沒有區分侵害營業秘密行為的性質，直接去適用兩罰規定，是不符合無罪推定原則的。再者，法人的代表人如董事長，要如何主張自己已盡了防免義務？應該是法人去建立有一套的制度防止員工侵害營業秘密，才能夠作為抗辯事由。

第二種「商業間諜」的類型裡，王教授認為倘若公司與實際上是自己員工的商業間諜間有對價關係，去侵占、詐取、脅迫、擅自重製等取得別人的營業秘密，這樣的情況符合自己行為責任理論，加上這樣的條件，對法人併同課予處罰才合理，但對於挖角員工情形，不應該構成第13-4條的適用。

至於舊公司對於離職員工展開司法追殺時，也一併對法人提告的情況，檢察官應該要特別慎重，因為這沒有「自己行為責任理論」的適用或「轉嫁代位責任」的情況，沒有違反監督或守法義務，若還列為被告是相當不正確的作法。但現在第13-4條並沒有去區分要處罰法人的類型，而是一體適用，是非常不合理的。

圓桌討論：營業秘密法對智財權保護和裁罰機制修法之探討

國立政治大學法律學系馮震宇教授引言：

併罰規定一旦誤用，將成了離職員工「舊公司」控訴「新公司」的武器

政大法律系馮震宇教授在圓桌論壇引言時表示，營業祕密法102年修正到現在實施約5年多，主要是針對中國大陸竊取台灣科技廠商的營業機密問題予以制約，現在有美中科技冷戰，台灣的營業祕密法律更受到各國關心。以第13條之四的「自然人及法人的兩罰規定」為例，對法人的刑事處罰與自然人犯竊密罪應該要有區隔，實際上卻一體適用，假設有員工數十萬人的高科技公司，只要有1位執行業務的員工竊取秘密，法人如被認定「監督不力」就要一併受罰。現在科技業的員工流動頻繁，一旦有一位離職員工有洩漏、竊取、使用「舊公司」的營業秘密資訊，「新公司」恐一併受到處罰，甚至遭受海外司法訴訟的重大衝擊。還有科技大廠，在聘用員工時，要求不准使用前雇主的營業資料，也在員工訓練時強調不准使用前雇主的營業資料，更在聘僱合約要求不能竊密，卻還是被地檢署檢察官起訴。馮教授指出，營業秘密法第13-4條，甚至可能被利用來做商業競爭，提起告訴的一方，真正的目標其實是離職員工任職的「新公司」。

京元電子李金恭董事長：

「舊公司」刻意藉併罰規定打擊「新公司」恐成外商欺壓本國科技廠利器

當討論到科技公司應該如何做才不會使企業不會動輒得咎，受到營業秘密法訴訟所累？李董事長表示，高科技發展快速，高科技產業員工跳槽、挖角現象越來越普遍，無論是協理、經理等中級主管、或資深工程師，在公司待了10、20年，工作經驗已經累積為內化的專業知識，在競業禁止條款都符合下，轉換到其他公司上班，一旦將「舊公司」的操作手冊或檔案下載帶到「新公司」來，也會被認定為離職員工洩漏、竊取、使用「舊公司」的營業祕密，且「新公司」一併遭殃連帶受罰，這是妨礙員工的工作權，也阻礙了人才流動。

李金恭表示，營業秘密法當初修法目的，主要是懲罰台灣工程師替外國或中國大陸公司竊密，結果修法5年多來，一家中國公司都沒有被起訴、處罰，現在卻被外商公司拿來做為對付本國科技大廠的武器，誠屬荒謬！假設有一位科技大廠，派一位有心員工潛伏到其他科技大廠工作，作為「臥底商業間諜」，他只要將「舊公司」的營業軟體資訊帶到新公司來，不管「新公司」如何規勸、禁止不能竊密，他都不理，結果「舊公司」檢舉，「新公司」沒有「盡力防止」竊密，就要被營業秘密法起訴、連帶處罰5000萬以下罰金，而且還會被民事鉅額求償，而這位「臥底的商業間諜」只要和「舊公司」達成訴訟上和解，就可能免除民、刑事責任，這樣公平合理嗎？

新竹科學園區同業公會張致遠秘書長：必須要有一套「盡力防止竊密」的SOP

張秘書長贊同李董事長的意見，對於主管機關訂定營業秘密法條文的積極性，科學工業園區同業公會是支持與肯定的，但對於消極面的法條定義不清、不夠明確，則認為需要再思考。立法者可能不清楚，定義不清的條文會迫使業界在實務運作上動輒得咎，對雇用的員工做出非常多的限制、要求以自保，也有可能員工反控公司違反人身自由等。希望主管機關能夠清楚的說明一套可以讓業者遵循的標準，是不是有一套「盡力防止竊密」的SOP，讓業者了解對於營業秘密的保護要做到什麼樣程度，企業才能放心保護已經足夠。目前法院並沒有對「盡力防止」的舉證免責規定做相關的判決闡明，但已有6件侵害營業秘密的案子連帶起訴自然人和法人，將持續關注法院對於第13-4條將採取什麼樣的認定標準。

林志潔特聘教授：營業秘密法的併罰規定是讓法人連坐處罰

交大科技法律學院林志潔教授分析，營業秘密法的適用對象開始被探討，說明了台灣已經成為可以輸出技術的國家，從這個角度來說是值得欣慰的事，台灣是少數幾個不承認法人可以做為刑事被告的國家，卻又可以將法人作為刑事併罰處分的對象，是因為台灣採用德國法系的關係；這對於台灣要走向世界、打世界盃非常的不利，企業必須在台灣適用一套標準，在國外卻要適用另外一套體系，兆豐案就是一個很顯著的例子。

營業秘密法的處罰，台灣的公司都是被牽連的一方，第13-4條的規定只是連坐法，要法人一同受處罰。然而，應該要先肯認法人有作為刑事被告的能力，處罰法人，防免措施則應由法人自己負責，而非由負責人負責。違反營業秘密法的案例也是如此，負責人不可能天天對所有的員工耳提面命，用大聲公提醒員工不要竊密，提醒不要侵害他公司的營業秘密，如何定義「盡力防止竊密」是一件困難的事。

產學研界一致認為營業秘密法的併罰規定應該修正

李金恭接著表示，營業秘密法一定要修改，否則科技大廠的風險將無法控管；自從增修了營業秘密法第13條之四，許多企業發現，無論是理論上或實務上均難以適應，該法條採「推定過失」主義，也就是一旦有員工發生竊取他人營業祕密的行為，員工所屬的企業法人，即推定有連帶法律責任，須要連帶受罰，且可以處以5,000萬元以下鉅額罰金的刑事處分。面對營業祕密法的挑戰，科技公司必須「舉證才能免責」，而不是由檢察官來舉證證明法人有犯罪，企業法人能做到的程度，例如員工加強訓練、聘僱合約要求不能竊密和經常提醒員工，已經是極限了，可是還是無法避免員工竊密，難道要天天拿大聲公提醒不要竊密？如果要求法人要負擔竊密罪的併罰刑事責任，必須有兩個前提：（一）法人的代表人或代理人知情（二）法人知情、縱容員工加以使用竊密內容，並享有經濟競爭上的利益，才可以要求法人負連帶刑事責任。

張致遠秘書長也同意這樣的看法，認為應該要由提起告訴的人主張被告有侵害營業秘密的具體事實，否則被告根本不知如何舉證已盡了防免義務的責任。張秘書長舉了過去曾協調兩家廠商控訴過侵害營業秘密的例子，說明在過往提起告訴又撤告的案例中，確實有任用員工的「新公司」，並沒有指示或要求員工去侵害「舊公司」的營業秘密。張以科學工業園區同業公會的立場，希望善意經營的公司，不會再動輒被營業秘密法的併罰規定所罰，以至於影響到公司的發展。

營業祕密法第13-4條「盡力防止」的免責條款，讓業者甚感困擾，與會來賓諸葛堂公司劉世傑總經理表示贊同，如能有一套較為完整的「盡力防免」的SOP程序可以供業者參考，才知道什麼情形下才可以主張自己已盡防免竊密義務，對於企業的保護才有一套標準。當然，張秘書長也表示，園區雖然有一套流程供業者參考，但也僅具有參考的作用，不能直接拿來作為法院或檢察官偵查訴訟中的抗辯依據。

小結：營業秘密法併罰制度修法勢在必行

玉山小聚會場討論非常熱烈，有許多精彩、精闢的見解，最後，馮教授總結意見，台灣因為法律體系受到德國法系的影響，但企業的實務運作卻是受美國法影響的，營業秘密法併罰規定的適用沒有區分處罰法人的類型，也沒有明文規定法人有抗辯的機會，目前是受到挑戰的，應該有修正檢討的必要。在尚未修法前，希望科技業者能夠集體討論，彙整一套足以認定「盡力防止竊密」的SOP標準作業流程，也許不只是給經濟部智慧局參考，讓執法單位參考，也讓法務部知道這樣的強烈修法需求。現在企業發展最關鍵的就是人才，希望在集思廣益之後，能讓企業在人才的流動上能有一套安心的制度。