6月12日法律論壇

美國及台灣專利訴訟趨勢之探討

文：劉宗欣律師、邵瓊慧律師

主持人：劉宗欣律師，國際通商法律事務所資深合夥律師

與談人：Kevin O’Brien, Partner, Washington, DC Office, Baker & McKenzie

邵瓊慧律師，國際通商事務所合夥律師

美國國際貿易委員會專利訴訟新趨勢

Kevin O’Brien

美國新修專利法對專利訴訟的影響

美國專利法近年來有許多重大的改變，因應此種變化，台灣企業可以有新的策略管理其投資組合和辯護侵權訴訟，然而需注意的是，經過統計僅有3%的專利爭議是真正在法院中解決的。換言之，有97%的專利爭議並未經過法院程序，因此如何以最佳的管道處理專利爭議，是我們必須了解的。

2011年9月16日，歐巴馬總統簽署了美國發明法案(America Invents Act，簡稱AIA)，這個法案是自1952年以來最重大的專利法改革法案。AIA帶來什麼樣的改變？在AIA以前，為了減少開銷、迫使早日和解等因素，原告通常是在同一個訴訟中起訴很多無關的被告，但AIA之後，只有在這些被告的侵權行為是涉及相同產品或製程時，才可納入在同一件訴訟中。甚至在AIA之前，在聯邦法院的一些案例中也有法官表示將無關的被告合併於同一訴訟中審理是不恰當的，因此建議要積極挑戰合併審理的爭點。其次，AIA新增了兩種複審程序，分別是領證後複審程序(Post-grant review)和多方複審程序(Inter partes review)。對於專利複審程序和地方法院訴訟之間的協調，新的複審程序具有更多的確定性。但需注意的是，專利商標局在複審程序中的最終決定可能無法在地方法院中提出救濟。

領證後複審程序可由專利權人之外的任意一方在專利獲權之後的九個月內，就任何關於可專利性之疑慮提出。若在提出複審之前，請求人已在地方法院以訴訟程序挑戰專利有效性，複審程序可能就不會進行；若在提出複審之後，請求人才在地方法院以訴訟程序挑戰專利有效性，此訴訟程序將會自動為停止狀態(stay)。因此新的策略可以在僅提出訴訟、僅提出複審或兩者皆請求當中選擇。

至於多方複審程序，則是提供被控侵權方一個重新審查專利有效性的管道，在專利侵權訴訟發動之後的一年內皆可提出請求。供衡量有效性的證據僅接受專利資料或公開刊物。多方複審程序會優先進行，因此地方法院的訴訟程序也會為停止狀態。此外，特別的是，參與多方複審程序的各方可協議終止多方複審程序。因此在策略上可考慮請求多方複審程序是否可幫助獲得勝訴或達到適宜的和解條件。

另外是補充審查程序(Supplemental re-examination)，專利權人可經由此程序要求專利商標局考量、重新考量或更正與專利有效性相關的資訊，這是現存單方審查程序(ex partes re-examination)的新程序，因此專利權人可藉此修補因未提供資訊或提供錯誤資訊導致不正當行為(inequitable conduct)而無法實施專利的問題。對於關鍵專利，專利權人可考慮提出補充審查程序以強化這些專利的強度。

最近美國專利判決解析

在過去幾個月當中，最高法院與地方法院都對可專利標的(subject matter)提出見解，論及商業方法、基因工程／生技發現和電腦程式的可專利性。關於可專利標的的議題，2010年的Bilski案件是相當引人注目的案件，因為這是最高法院過去幾十年來首度對專利法第101條可專利標的提出見解。在Bilski案件中，系爭專利依據網際網路交易的分析判斷信用卡交易有效性，被認為僅是風險管理的抽象概念(abstract idea)。演進到2012年，在Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.的案子中，最高法院表示，雖然自然法則本身不可授予專利，但將自然法則應用於已知的結構或程序中可能具有可專利性。該案中，最高法院表示依據患者血液當中的新陳代謝產物決定藥物有效劑量的方法僅是分析藥物在人類體內的濃度，然後參考已週知的標準判斷是否有效或有害，這樣的方法只是自然法則，並不具有可專利性。然而，我們知道抽取DNA或在網際網路上散佈音樂的方法卻是屬於可專利標的。這些見解可能讓人無所適從，但從地方法院的判決中可以看出，如果將特定的結構與特定且明確實際的步驟或效果結合，越能緊密結合，越有機會被認定是可專利標的。

關於引誘侵害(induced infringement)部分，最高法院在2011年的Global Tech Appliance , Inc. v. SEB, S.A.案件中表示僅證明被控引誘侵害者應該早知道侵害了專利權人的專利是不夠的，專利權人必須證明被控引誘侵害者是實際知悉侵害其專利，或者是惡意不去了解是否侵害其專利。另一方面，對於起訴聲明(pleading)的要求標準也有所變化，過去起訴的內容僅是相當短且平淡的聲明，然而最高法院近期的判決指出在引誘侵害的案件中，需要在起訴內容中提供足夠細節以顯示原告的聲明是有理由的。因此原告控訴引誘侵害時，需要明確指出直接侵害者是誰，哪個產品侵害了哪個專利。這些改變可幫助台灣企業在訴訟前期挑戰起訴聲明，迫使原告限縮起訴聲明內容或使法庭不受理本案。

就屬人管轄權(personal jurisdiction)部分，原告必須向法院指明此法院對被告有屬人管轄權，即顯示出被告在這一州的活動程度是公平且合理地該當在本州法院中進行訴訟。然而根據最高法院近期的判決，過去以商業流(stream of commerce)理論，預期商品會銷往全美，作為某一特定州對被告的屬人管轄權基礎的方式可能行不通了。在J. Mclntyre Machinery, Ltd. V. Nicastro的案件中，可看出單單依靠「紐澤西州內銷售了被告商品」的事實，已不足以建立該州法院對被告的屬人管轄權。因此，台灣企業也可以試著挑戰屬人管轄權。

另一方面，經統計大約每一萬頁的調查證據中只有一頁內容會真正應用在訴訟中，因此聯邦法院的Rader法官和一些專家提出將證據調查程序電子化(e-discovery)的模式，但這僅是建議，並不具有拘束力，目前有些法院使用電子化證據調查程序，或將之作為指導原則，但有些法院則是忽略它。

此外，最近美國判決中刑事相關的案件有增加的傾向，大多跟消費商品及竊取智慧財產權相關，因此可以考慮是否和美國聯邦執法單位合作，但要注意不要以此脅迫進行民事案件的和解。

最近國際貿易委員會(ITC)智慧財產權相關的判決

ITC進行的337條款調查程序可有效地在邊境制裁進口貿易的不公平行為，其中包括侵犯了美國專利或註冊商標，ITC的好處包括能夠加入許多涉嫌侵權的對象、速度快，因此對於聲請人深具吸引力，從過去十年的統計數字中可以看到ITC智慧財產權調查案件的數字逐年增加。然而這個程序僅適用於進口到美國的產品，且聲請人必須向ITC展現其為「國內產業(domestic industry)」，即以美國經營活動為導向實行該專利。

雖然美國專利法近期有許多改變，但這些改變尚不及於ITC調查程序。比如說，像是ITC現在還允許將許多被告合併納入同一案件中，事實上ITC甚至鼓勵聲請人作如此行為；ITC也不像AIA法案般，在專利商標局審查可專利性的時候會停止程序。然而，對於實質性的改變，像是可專利性及誘使侵害的新標準，就確實可見應用於ITC調查程序中。

最近聯邦法院擴張了337條款的範圍，囊括了竊取營業秘密的部分，因此除了專利侵害之外，也是遏止其他不公平貿易行為的有效工具。然而，聯邦法院可能為NPE申請337條款調查程序的道路開了大門，在PPC, Inc.的案件中，接受NPE以其藉著發動專利訴訟以執行專利，並以授權專利為經濟活動作為其為國內產業的理由。雖然PPC, Inc.最後因無法將其訴訟開銷與授權活動連結，而不被ITC受理其申請，然而聯邦法院也明白表示若PPC, Inc.能成功提供證據將其訴訟開銷與授權活動連結，則可能滿足「國內產業」的條件。因此，可以預見的是NPE會繼續往ITC部分擴展其實務操作。

台灣訴訟新趨勢

邵瓊慧律師

台灣新修專利法對專利訴訟的影響

最近台灣專利法經大幅修正，預計在2013年1月1日施行，相關審查基準亦在緊鑼密鼓修訂中。本次修法重點主要是針對以往實務上常見爭議所在，如：專利整體性、是否允許部分舉發、損害賠償是否需論故意過失等，進行明文規定。在此藉由條文修正內容與相關判決，觀察新修法對實務走向的影響以及未來的發展。

首先，關於專屬被授權人是否具有起訴當事人適格的部分，過去對專屬被授權人的定位一直不明，然而新修專利法第62條清楚定義了專屬被授權人與非專屬被授權人的角色。在新修專利法第96條也賦予專屬被授權人在被授權範圍內可行使專利權的權利，而可據此排除侵害、請求損害賠償、請求銷毀侵權物等，因此專利授權契約中必須明定被授權範圍。另一方面，在專屬授權情形下，專利權人仍可提出侵害訴訟，因為其仍有法律上的利益被侵害，但需注意到專利權人經專屬授權之後，本身不能再實施專利權。因此，在簽署專利授權合約時需要特別注意這點，必要時以契約約定專屬被授權人再回頭授權給專利權人。

如何解釋申請專利範圍是關乎判斷是否侵害或專利有效性的重要課題。新修專利法特別明定專利權以申請專利範圍為準，可審酌說明書與圖式解釋申請專利範圍，並且將摘要拿出說明書之外，不得用於解釋申請專利範圍。實務上常因翻譯的錯誤產生困擾，對於此點，新修專利法容許訂正誤譯但仍有一定限制，比如說：是以申請時外文本的揭露範圍為比對對象、訂正不能實質擴大或變更申請專利範圍等。對於誤譯訂正的審查基準內容，目前引起各方討論，討論重點主要集中在何謂誤譯，比如說一整段沒有翻譯算不算誤譯，還是只有一個字明顯錯誤才算誤譯等，業界希望標準不要太過嚴格。

專利侵害的救濟行為包括：排除侵害、損害賠償、銷毀或其他必要處置、回復名譽等等。過去並不清楚請求排除侵害與損害賠償時，是否需要主、客觀的要件，因此實務上一直有爭議。新修專利法明定在行使排除侵害請求權時，不需要證明主觀上是否有故意過失，但是請求損害賠償時，必須要證明侵權者有故意過失才可請求。另外就時效部分，損害賠償之請求必須在知悉損害起兩年內行使。

新修專利法第58條對於長期混淆的何謂使用專利、何謂實施專利等問題加以整理，明定「使用」是包含在「實施」內，將以往不明確的「使用」用語以上位概念「實施」取代。對於物品專利，「實施」包括製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為；對於方法專利，「實施」包括使用該方法、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

「專利效力所不及」常為被告抗辯的主張，相關規定現明定於新修專利法第59條，尤其是第一款、第二款和第三款中有較大的變動。舊法第五十七條第一款的內容是「為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者」，因此以往需要證明無營利行為才為專利效力所不及。但是我們知道很多學術單位常有產學合作計畫等，並不是沒有營利行為。新修專利法第59條將原本舊法第一款的內容分成第一款及第二款，第一款是「非出於商業目的之未公開行為」，第二款是「以研究或實驗為目的實施發明之必要行為」。新修專利法將「非營利行為」與「研究或實驗」的要件分開，似乎範圍較大，但立法理由表示這種專利效力所不及的情事必須是該研究或實驗本身需要實施該專利，且必須符合比例原則，因此似乎略有限縮其範圍，但實際範圍仍需從後續判決中觀察其界線。

其次，新修專利法新增第七款納入在因非過失未繳年費而失權之後、在專利權人依第七十條第二項回復專利權效力並經公告前的期間之內，因善意信賴專利權已消滅而實施或已完成必須之準備的情事為專利效力所不及。此外，限制專利效力所不及的情事為「在其原有事業目的範圍內」，與舊法的規定「限於在其原有事業目的規模」相比，舊法的規定似乎較嚴格，此點在實務上要如何適用可能會引起爭議，因此未來可能需要在判決中加以解釋說明。

就損害賠償金計算方式部分，舊法第85條第一項第二款的計算方式是實務上比較好計算且常用的計算方式，因為成本跟必要費用的舉證責任在於侵害人，不能舉證時可將侵權產品的銷售資料作為全部利益計算。但是依據過往的經驗，實際上以此計算仍有困難。在智慧財產法院作證據保全並不容易，甚難透過證據保全拿到侵權產品的銷售資料，而舉證責任大多在原告身上且台灣不像美國有證據調查程序，因此實在希望智慧財產法院能放寬證據保全的標準。

新修專利法明定於第97條第一款、第二款和第三款，跟舊法第85條相比，新法第一款的變動較小，第二款為舊法第85條第一項第二款之修正，刪除了「於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」之要件，第三款將合理授權金納入損害賠償金的計算方式。近期的智慧財產法院判決中已可看到以合理授權金計算損害賠償金，未來法院如何應用此法條將是我們觀察的重點。

此外，新修專利法刪除了故意侵害可請求三倍懲罰性賠償金的部分，之所以刪除此項規定是為了符合民法中要有損害才有賠償的原則，准許懲罰性賠償金可能會過度補償。但若沒有懲罰性賠償金的規定，不論故意與否僅需付相當於合理授權金的賠償金額，恐會影響侵權者尋求專利授權的意願。智慧財產法院認為在評估相當合理授權金的損害賠償金時，可能會有某種程度的彈性，作一個平衡。另外還刪除了賠償業務信譽、未標示專利號不得請求損害賠償、舊法第86條假扣押、舊法第89條請求登報、舊法第90條停止審判等相關規定。

最近台灣專利判決解析

第一件判決是台灣專利判決的里程碑，是在智慧財產案件審理法未施行之前關於藥品的案件。日商以專利侵害為由在地方法院申請對台灣廠商進行假處分，地方法院未開庭即准假處分聲請。當時該項藥品已接獲衛生署領取藥證的通知，因執行假處分而無法獲發藥證。訴訟歷時七年，之後藥品才上市，此時市場效益已與當時不可比擬，因此台灣廠商向日商提出專利濫用、違反公平交易法的訴訟，此部分爭訟的判決已經確定日商濫用專利，並准許損害賠償金。構成專利濫用的主要原因在於發動專利侵權訴訟必須要有相當的證據，且客觀上必須要讓人確信侵權行為的存在，但當初日商附上的鑑定報告明顯誤導法院，因此在鑑定報告的製作上必須要小心注意，構成故意過失的原因是日商在申請假處分時明知不當但執意以不實的資料向法院聲請，以獲得不該准許的假處分。損害賠償金是以擔保金以拖延時間按比例計算，並輔以精算因拖延進入市場時間產生的損失所得之一部請求，因此我們期待未來看到更多判決以精緻的方式計算損害賠償金。

第二件判決是與新型專利相關，專利權人是被上訴人，需注意到的是上訴人，即被告，試著以該新型專利申請之前公開的產品型錄挑戰此新型專利的有效性，欲證明該項商品早就公開銷售。法院認為產品型錄是可採的證據，但仍需明確證明型錄上所載產品的實質結構，藉此分析與新型專利是否具有相同結構。由於本案證據無法勾稽，因此法院認定侵權。本案特別的是，法官論述排除侵害乃是專利權人的合法權利，無須證明主觀要件的存在，但損害賠償的部分仍需構成故意過失。本案是以兩造乃是親戚，關係緊密應會注意到此產品，以此構成故意過失。再者，本案依據舊法第85條第一項第二款計算損害賠償金，被告並未主張其成本及必要費用。該新型專利僅為該產品之一構件，因此在是否以整個產品的銷售金額計算損害賠償金的部分產生爭執，法院認為該構件乃是消費者購買商品的主要原因，因此以整個產品的銷售金額計算損害賠償金。

第三件判決主要重點在於損害賠償的部分被告有故意過失的認定。法院認為被告在業界經營六、七十年，理應知道使用不侵權物品。其次，考量製造商、競爭同業與單純零售商所負的注意義務是不一樣的，需在各案中以兩造各別的營業項目、營業規模、資本多寡、營收狀況、營業組織是否有研發單位設立、侵害行為實際內容等因素判斷。本案被告規模夠大，且收到民事起訴狀之後還是繼續販賣，因此構成故意、明知或可得而知。雖然舊法規定沒有標示專利號是不得請求損害賠償，在本案中，法院認為在被告故意、明知或可得而知的情況之下，不能剝奪原告請求損害賠償的權利。另外就惡意懲罰金部份，本案並未准許。

第四件判決的特點在於，依照舊法第85條第一項第二款計算損害賠償金時，並不是所有成本跟必要費用都可扣除，而需考慮此成本跟必要費用是否跟銷售產品直接相關，且不可是與侵害行為相關，本案是以侵權產品平均銷售稅前淨利的半數計算損害賠償金。其他案件尚提到以合理授權金計算損害賠償金，若之前有類似的授權合約，可提供給法院參考；若沒有，法院會依據民事訴訟法第222條，合併考量同類型產品的授權合約的範圍、專利權人與被授權人在市場上的地位、專利對侵權產品的貢獻度、侵權產品市佔率等因素，依其心證定其數額。

總結來說，未來在台灣進行專利訴訟要先克服專利有效性的挑戰並證明專利侵害，對於損害賠償與故意過失的舉證責任倒不是這麼高，在標示專利號的部分法院的認定也比較寬鬆。￭