6月12日法律論壇
全球專利訴訟與申請趨勢
文：劉宗欣律師、邵瓊慧律師
主持人：邵瓊惠律師，國際通商法律事務所資深合夥律師
與談人：Stephen Jones, Partner, London Office, Baker & McKenzie
John Flaim, Partner, Dallas Office/Global IP Group Chair, Baker & McKenzie
綜覽各國專利爭訟
John Flaim：
專利訴訟在全球各地，無論是在已開發國家或新興市場，都一直不斷地變化，因此需要了解主要市場的司法趨勢，同時注意商業衝擊、雙方專利相對強度、是否有潛在弱點、訴訟時程等因素，以擬定訴訟策略。
美國專利訴訟特色與趨勢
在全球專利訴訟中，美國專利訴訟十分特別，尤其是其證據調查程序(discovery)規模相當廣大。在訴訟的過程中，通過民事訴訟法，每一方皆可提出請求要求回答質詢、出示文件、及要求證詞等。美國訴訟相當依賴證人的證詞，尤其是對事實提出的證詞，比如說證人可談論其研發產品，但這在其他國家並不常見，大多僅是容許提供專家證人的證詞。美國專利訴訟在開審判庭之前還會舉行獨特的馬克曼聽證會決定權利項的解讀方式。此外，另一個主要區別是在陪審團。美國專利訴訟中會要求陪審團決定事實問題(factual issues)，然而其他國家的法官需要同時解決法律與事實兩方面的問題。從統計結果可以看出，美國專利訟訟的損害賠償金相當高，這與陪審團制度、以合理授權金為基礎計算損害賠償金等因素有關。
過去十年以來，非專利實施實體(non-practicing entity，以下簡稱NPE)相關的損害賠償訴訟大幅增加，損害賠償金額也不斷地增加。此類訴訟大多與電子／計算機硬體、軟體、網際網路服務的訴訟相關。如今，專利侵權訴訟執行網際網路相關的專利的機率約是執行其他專利的7.5倍至9.5倍。
Stephen Jones：
新興專利市場的崛起
新興專利市場的專利申請數量逐年增加，尤其是中國，其PCT (Patent Cooperation Treaty)專利申請量佔了全部PCT專利申請量的9％，名列全球第四，成長率33.4%為全球第一。其次，我們觀察到在中國和俄羅斯，NPE或其本土產業常以未經實體審查的實用新型(utility model)專利為請求基礎，非常有效地發動訴訟或其他執行行動。
跨國專利訴訟之關鍵性差異
在跨國專利訴訟中，有幾點關鍵性差異需注意：各國法院的本質以及如何選擇法院發動訴訟、是否在開審判庭之前進行專利範圍解釋、法庭是否可同時處理專利侵權與專利有效性的問題，還是要在其他法庭中分開處理有效性問題、是否具有普通法法庭獨有的證據調查程序、證人證詞的依賴程度、交叉詰問的重要性、如何計算損害賠償金、以及訴訟費用多寡等等。如果無法在同一個法庭處理專利侵權與專利有效性，因法庭無法衡量專利有效性，可能會核准有問題的禁制令(injunction)。
在主要的司法管轄區域中，以具有技術背景的法官的技術專長與知識審理專利訴訟的僅有英國和日本，目前亦只有美國專利訴訟系統採用陪審團，這些差異可能會影響訴訟結果。此外，專利侵權通常是探究民事責任，然而尚有一些國家如中國、巴西、俄羅斯、日本和德國仍有可能在專利訴訟中探究其刑事責任。新興市場如中國、墨西哥和巴西傾向於較不依賴證人證詞與交叉詰問。以上這些特性也可能會影響訴訟的策略。
歐洲專利訴訟特色與趨勢
歐洲未來可能會有相當大的變化，因為現在正在進行一個建立單一專利授權單位和一共同專利法庭的提案，未來幾周可能會有結果。此單一專利授權單位將能夠授予除了義大利和西班牙之外的歐盟成員國的專利，歐盟成員國目前共27個國家。這27個國家使用24種官方語言，因此單只是確認使用哪種語言，都是相當複雜的問題。其次，在新的制度下，l是在共同法庭進行專利訴訟，而不是像現在一樣，需要到各國發動專利訴訟。共同法庭較可能的地點有三，分別是倫敦、慕尼黑和巴黎，但仍無共識。另一問題是共同法庭使用的程序為何，其中最重要的問題是共同法庭是否可同時處理專利侵權與專利有效性的爭議，因為各國的方式都不同，像德國是在其他法庭中處理專利有效性的爭議，而英國卻是在同一個法庭處理這些爭議。現在尚不清楚以上這些議題的發展，但將會在今年進行討論。
成熟市場與新興市場
John Flaim：
新興市場的成長
新興市場，如：拉丁美洲的巴西、阿根廷、哥倫比亞、墨西哥等，是過往許多企業不在此尋求專利保護的區域，而依賴具有較發達的專利制度的國家，如美國，英國，歐盟和日本。然而隨著全球已開發國家的增長逐漸緩慢，新興市場持續發揮其重要性。同時，根據世界智慧財產權組織(WIPO)的統計，PCT專利申請件數在2011年創紀錄的新高，共約18萬件申請，與2010年相比增長了10％，是自2005年以來增長最快的一年。從巴西、俄羅斯、印度、中國和韓國這五個新興市場近十年來的統計數字中可以看出，中國專利申請量逐年增加，且其增長率居冠，而巴西、俄羅斯和印度的專利申請量仍相當少。PCT專利申請量前五大國家分別是美國、日本、德國、中國、韓國，其中除了美國從2008年之後因經濟衰退因素，PCT專利申請量略有下滑之外，其他國家的PCT專利申請量每年都持續增加。
新興市場的專利保護特色
前述所有新興市場都是採先申請主義。除了台灣和阿根廷之外，巴西、俄羅斯、印度、中國和其他新興市場都提供PCT專利申請的選擇。專利權期限通常是從申請日起20年，通常都是申請日或優先權日起18個月後公開。從申請專利到授予專利的時間除了少數幾個國家較漫長，像巴西是6~8年、墨西哥是4年等，多數國家約是2~4年，如中國，台灣是1.5~3年。大多數國家，如：俄羅斯、印度、中國和泰國，在專利申請期間的約是收到兩、三個審查意見，少數國家，像阿根廷、韓國等約是收到一、兩個審查意見。
除了捷克之外，大多數的國家，如：巴西、俄羅斯、印度、中國、韓國、台灣、泰國、阿根廷、墨西哥、哥倫比亞、波蘭和匈牙利，都可申請分割案(divisional application)。其中少許幾個國家，俄羅斯、印度、匈牙利和波蘭，可在分割案中增加新技術，申請類似美國的部分接續案(continuation-in-part)。目前僅有泰國是真正要求盡誠實揭露義務(duty of candor)，雖然中國要求在提出實體審查時需揭露所有已知的前案，但違反此點並不會產生任何法律效果。最佳態樣(best mode)亦僅有哥倫比亞、泰國和印度要求揭露，雖然中國要求實質揭露優選實施例，但並不需要附上宣誓書。此外，在專利獲權之前，除了中國、台灣、墨西哥和匈牙利之外，大部分國家，如：巴西、俄羅斯、印度、韓國、泰國、阿根廷、哥倫比亞和捷克，或多或少都有形式不等的異議程序。
在實務操作上，建議先就幾個方面考量：是否可有效且有意義地執行專利？競爭者在哪？市場在哪？這個市場是否夠大，執行專利是否有價值？是否進行智慧財產權授權？專利佈局是否已為將來在特定司法管轄區域中執行專利或授權行為作好準備？發明的種類可否保護？是否以新式樣專利或新型專利申請？…等等。特別是在申請策略上如果能有效地選擇、利用PCT制度、對各方資源能有效地整合、集中在花費較低廉的區域等等，將可以產生最大化效果。￭ | 
